刘佳欣  最高人民法院司法案例研究院  2018-12-11



编者按：商标是标识和区分商品来源的符号，将平面商标立体化使用，是否构成商标侵权？本案系北京市首例涉平面商标立体化使用的商标侵权案件，法官从商标的功能价值角度考量，在排除商标正当使用的情况下，结合涉案标识的相似性、商标使用人的主观意图、相关公众对混淆可能性的认知等予以综合判断。



基本案情

原告全星公司在中国对   图形商标享有注册商标专用权。原告是一家依据荷兰法律成立并有效存续的有限合伙公司，隶属于全球最大的运动产品供应商和销售商耐克集团，是CONVERSE/匡威品牌在中国的合法商标持有人，其产品涉及运动休闲服装、鞋、帽、袜等。

原告所有的CONVERSE/匡威品牌拥有100多年历史，于1993年正式登陆中国大陆。截至2016年12月，原告在全国31个省、自治区、直辖市开设的CONVERSE/匡威专卖店已达到上千家。该款鞋产品图形已经由康沃斯公司于2009年1月23日申请商标注册，于2011年4月14日核准注册在国际分类第25类“服装，鞋，游泳衣，防水服，足球鞋，袜，围巾”等商品上，注册号为第7182194号，后于2014年2月6日转让至原告。原告对第7182194号图形商标（以下简称涉案商标）依法享有注册商标专用权，受中国法律保护。

未经原告许可，被告在其天猫商城网店销售、宣传推广与原告注册商标近似的鞋产品，极易造成消费者的混淆和误认，侵犯了原告的注册商标专用权。原告发现，被告在其经营的名为“香堤嘉妮旗舰店”的天猫商城网店（http://xiangdijiani.tmall.com）上销售的鞋产品（以下简称被控侵权产品）与原告享有注册商标专用权的第7182194号图形商标在构成元素、细节造型设计特征以及整体视觉效果上极为近似，极易造成消费者的混淆和误认，构成对原告第7182194号图形注册商标专用权的侵犯。

被告还在对其销售的被控侵权产品宣传中，使用诸如“本款为最经典的帆布鞋，俗称‘赛匡威’”“可媲美知名品牌某威的品质，众多买家的选择，证明一切！”“3次硫化技术，多次刷将工艺，全面提升质量！正品保障，假一罚十！”等宣传语，意欲搭借原告Converse Chuck Taylor All Star鞋产品的高知名度和影响力，诱导消费者进行购买，侵权故意明显。全星公司向法院起诉，请求判令被告立即停止侵权、消除影响并赔偿原告经济损失及调查费、公证费、翻译费等合理费用共计50万元。

判案理由

本案中，原告全星公司于2014年经受让取得了涉案第7182194号“”图形商标的注册商标专用权，核定使用在国际分类第25类鞋等商品中，该商标在有效期内，原告对该商标享有的注册商标专用权受到法律保护。

《中华人民共和国商标法》第五十七条规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的，属于侵犯注册商标专用权的行为。福源诺诚公司在相同类别上使用与全星公司近似商标的行为，极易导致消费者对商品的来源产生混淆或误认，该行为侵害了全星公司涉案注册商标专用权。

审理结果

法院最终判决被告停止侵权并赔偿原告全星有限合伙公司（ALL STAR C.V.）经济损失及合理开支合计398430.4元。



法官释法

本案的主要争议焦点为平面商标立体化使用时商标意义上的使用的判断。

商标权人获取的是对其依法享有的注册商标使用在特定商品或者类别上的专有权，即在核准商品或者服务上的专有使用权以及排除他人在相同或者类似商品上使用的禁止性权利，商标权人无权禁止非商标意义上的使用行为。因此，判断商标侵权行为应当以在商标意义上使用相同或者近似商标为条件。

一、商标意义上使用的判断
从通常情况下，商标用于商品体现为商标贴附于商品之上，从而将商品与商标进行了物理上的分离，而本案的特殊之处在于鞋形商标覆盖了鞋商品一个侧面，使鞋形商标看似与鞋商品本身难以分离。因此本案并非简单判定某种标识是否为商标，而是判断将他人的平面注册商标用作商品外形的立体化使用行为是否为商标意义上的使用行为。

第一，从商标的本质理解商标意义上的使用。商标是商品或服务的提供者为了将自己的商品或服务与他人提供的同种或类似商品或服务相区别而使用的标记，即商标是标识和区分商品来源的符号。《中华人民共和国商标法》第八条规定“任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的标志，包括文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等，以及上述要素的组合，均可以作为商标申请注册。”

从该条规定来看，我国商标法对能够作为商标申请注册的标识，着眼于能够“与他人的商品区别开”这一特征，无论是文字商标、图形商标、三维标志、颜色等商标，其价值体现于对商品或者服务的区分和识别所起到的功能。因此，商标是一种能够指示商品或者服务来源，起到区分作用的符号。该“符号”应是其能指、所指和对象的三元结构总和，即应使相关公众在视觉上感知到某一“符号”时能产生对相应商品或服务的联想。商标的最终价值来源于商业活动，故不应将商标这一“标识”单纯理解为“贴附之物”，应抽象地理解法律保护的是商标作为符号的识别来源之功能。

第二，在商标标识与商品难以物理分离的情况下，应以能够识别商品来源判定某种标识的使用行为系商标性使用。《中华人民共和国商标法》第四十八条规定，商标的使用是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商标交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。该款所称的“使用”行为将商标限定为“用于”商品中，而非要求必须物理分离，因此商标的使用不以商标标识和商品能否物理分离为必要条件。将平面商标立体化使用在某种商品上时，其本质上是将商标标识包含的二维形状、主要要素及其结合完整呈现在该商品上，并未改变商标标识本身，也未改变商标标识所起到的识别来源之功能。

该商标标识所承载的识别来源的功能价值，扩展至该商标标识所覆盖的商品之中，从而使消费者在购买相关商品或享受相关服务时，能够自然联想至该商品或者服务的来源，即已实现了上述条款中所规定的商标使用的目的。可见，“贴附”只是商标使用的一种形式，并不是唯一形式，商标标识的使用应以能否达到识别商品或者服务来源的功能为准。只要能够实现商标之功能价值，即使看似无法从物理上对商标标识与商品进行区分，亦不影响对商标使用之判断。

第三，商标的使用人主观意图是发挥商标标识的识别功能。某种标识可能具有美学功能、实用功能、识别功能等，不能因某一标识具有美学功能、实用功能即作出否定其识别功能的结论，应当从商标使用人的主观意图判定，即商标的使用人有将该标识作为商标使用的意图，其主动地体现该标识识别来源的作用，具有发挥该标识识别来源、区分商品或者服务之意思表示。反之，如使用人仅为一般功能性或者为表现美感而使用某一标识，相关公众难以据此知晓该商品或者服务的来源，也就无法体现该标识的商标功能，此种使用方式不应认定为商标意义上的使用。

第四，相关公众认知其为商标标识的使用。相关公众在看到某一标识时，能够将该标识与商品或服务及其来源进行联想，也就是说对商标标识的该种使用方式已经将商标标识、商品或服务、商品或服务的来源方有机联系在一起，发挥了商标的功能性作用，该“使用”为商标意义上的使用。

第五，排除商标的合理使用。判定商标意义上的使用，还应当排除商标的合理使用行为，具体包含如下情况：

1、指示性使用，即在商业活动中，使用者为了说明有关的真实信息，在商品或服务上使用他人的商标的行为；

2、描述性使用，我国商标法中规定的注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用，以及对于三维标志注册商标中含有的商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用；

3、其他合理使用的情况。前述商标的使用体现了商标的功能价值，商标的合理使用与之相对，因此合理使用人的主观意图应为“正当”，而非体现商标功能价值之使用。

综上，将平面商标立体化的使用在商品上的行为是否为商标意义上的使用行为，不应一概而论，应当从商标的功能价值上考量，结合商标使用人的主观意图、相关公众对此的认知综合判定，还应当排除商标的正当使用的情况。值得注意的是虽然本案中平面鞋形商标立体化地使用在相关鞋产品上，但是该种使用并不是将平面商标作为商品整体进行使用，该种使用方式并不等同于立体商标在立体商品上的使用。

二、被诉行为是否为商标意义上的使用行为
结合前述对商标意义上使用的判断，具体到本案，在判定被告对涉案商标的使用行为是否为商标意义上的使用行为时应当综合考虑如下因素：第一，原告在涉案商品上使用涉案商标的行为是否为商标意义上的使用；第二，被告的主观因素；第三，消费者对涉案商标使用行为的认知。

法院对此逐条评判：

第一，本案中，全星公司chuck taylor ALL STAR鞋产品的侧面与涉案商标的表现形式一致，据此主张自己对涉案商标进行了商标意义上的使用。该问题分为两个层面：

首先，全星公司对涉案商标使用上的主观意图，从全星公司提交的证据来看，其在宣传、推广中将该鞋款的侧面拍照进行突出的展示，使涉案鞋款自其产生之日起就具有了较高的指示来源之用途，全星公司在多个广告宣传中对该侧面的产生、圆形图标的来源等进行了介绍，其目的在于使涉案鞋款的该侧面产生与其他商品进行区分的作用，因此其主观意图是作为商标使用。

其次，如果商品自身性质决定了其必须使用涉案鞋款的侧面、或者涉案鞋款的侧面为必须达到的技术效果、或者该侧面使涉案鞋款具有实质性的功能性价值，那么为了避免对某一权利人对某功能的专有造成的垄断，商标法将不再对其进行保护。

但是，本案中，涉案鞋款为帆布鞋，涉案鞋款的该侧面并非使帆布鞋具有实质性价值的基本技术特征，同行业竞争者亦不是必须使用该侧面才能进行自由平等的竞争，原告对涉案鞋款的宣传中，尤其是对涉案侧面的宣传展示中，也只是围绕着该侧面的指示其鞋款发展历史进而指示商品来源的作用，未对涉案鞋款的该侧面进行功能性或者美学意义上的宣传和使用。

因此，原告对涉案商标的使用构成商标意义上的使用，且涉案商标是原告涉案鞋款自生产以来最能起到识别来源作用的商标之一。

第二，原告的公证保全证据中，被告在其销售被控侵权商品的网页中使用了“赛匡威”“可媲美知名品牌某威的品质”等宣传语，可见，被告在销售涉案被控侵权商品时应当知晓原告的涉案鞋款，更应当对涉案鞋款起到明显指示和识别来源作用的商标知晓，被告的使用行为主观上具有恶意，不符合商标法中规定的商标的正当使用行为。

第三，涉案商标由鞋脚踝处的圆形图案环绕的英文字母“CONVERSE chuck taylor ALL STAR”及中心的星形图案、鞋底帮外侧足弓中央部分的上方有两个圆孔状图案及鞋中底部的两条特征线条组合而成，上述各种要素组合在一起给消费者创造了整体视觉形象。且经生效判决确认其并非其核定使用的“鞋”等商品的通用形状，可以起到区分商品来源的作用，具有商标的显著特征。

从原告提交的其在《ELLE世界时装之苑》等报刊、杂志、其官方网站、微博、微信等平台进行广告宣传以及在官方网站、天猫旗舰店和京东旗舰店中实际销售Chuck Taylor All Star鞋产品且销售量较大的证据中可以看出，涉案商标与涉案鞋产品相结合并在市场上进行了大量的使用，使消费者将涉案商标与指定商品的来源相联系。因此，消费者已经对涉案鞋款的该侧面认知为商标意义上的使用行为。

综上，法院确认被告使用被控侵权标识的行为构成商标意义上的使用行为。

三、被诉行为是否侵犯注册商标专用权
《中华人民共和国商标法》第五十七条规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的，属于侵犯注册商标专用权的行为。

（一）涉案两标识的相似性判定

《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条规定，商标近似，是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组合后的整体结构相似，或者其立体形状、颜色组合近似，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系。在判断原告的注册商标与被控侵权商标是否构成相同或近似时，应以消费者的一般注意力为标准，从商标整体、组成商标的各个要素、各要素之间的组合等方面进行观察，如果使用在相同或类似商品上时，易使相关公众对商品或服务的来源产生混淆误认，则应判定属于商标相同或近似。

经法院当庭比对，第一，涉案商标与被控侵权标识在整体外观上基本一致，均为鞋图形，给消费者的视觉冲击一致。

第二，从主要要素的比对上来看，原告注册商标的主要构成要素包括鞋脚踝处的圆形图案环绕的英文字母“CONVERSE chuck taylor ALL STAR”及中心的星形图案；鞋底帮外侧足弓中央部分的上方有两个圆孔状图案；鞋中底部的两条特征线条。被控侵权标识主要构成要素中除了圆形图案中的文字及图形与原告注册商标不一致外，其余要素均一致。被控侵权标识的圆形图案中文字为“XDJN SPORT SHOES”加中间有两颗小星星，一颗大星形加半圆形的图案。

第三，从主要要素的组合比对来看，各要素在整个标识中的位置一致、圆形图案中的字母分布构图设计一致、从设计比例上看，两者基本一致。可见，鞋型外观、两个圆孔及圆形图案处于显著位置，而两者不同的仅为圆形图案中的字母，但该字母所占比例极小，对整体视觉效果影响极小，故原告的注册商标与被告的被控侵权标识近似。

综合上述比对情况，法院认定，全星公司的涉案商标与被控侵权标识构成近似，福源诺诚公司销售的被控侵权商品为帆布鞋，原告的涉案商标核定使用商品包括鞋等，两者属于相同商品。

（二）混淆可能性的判断

判断被诉行为是否侵犯注册商标专用权的必要条件为是否具有混淆的可能性。如果被诉行为不会产生混淆后果，则意味着该注册商标专用权人利益不会受到影响，相应地，该行为不应被认定构成侵权。法院前述已经认定原告的注册商标知名度较高，且涉案商标与被告的被控侵权标识之间具有较高的相似性，二者在销售渠道、消费群体等方面基本相同，在此情况下，极易产生消费者对其产生混淆或者误认。

同时，基于鞋类产品的特殊性，消费者一旦购买并穿着被控侵权产品之后，由于商标的高度近似，可能导致相关公众无法辨别消费者的鞋款真伪，从而对被控侵权产品的来源产生混淆，误认为系原告公司的产品。

上述混淆可能性的发生会导致一方面，被控侵权行为可能会使商标权人基于该商标而应获得的商业机会被剥夺。另一方面，这种混淆会降低商标与商标权人之间的唯一对应关系。从而损害全星公司已经在相关消费者中建立起的一一对应关系，进而损害全星公司作为涉案商标权利人在商标权上的应有之益。

从利益平衡的角度来说，虽然模仿自由和保护商业成果是商标法中需要妥善平衡的重要价值，但是需要明确的是恶意模仿他人知识产权成果的行为极大地损害了知识产权人的合法权益，不利于商标权人产品质量和良好商誉的维持，商标法保护商标权人的合法权益，防止其因仿冒或者假冒的行为而无法获得其应有之益。

综上，福源诺诚公司在相同类别上使用与全星公司近似商标的行为，极易导致消费者对商品的来源产生混淆或误认，该行为侵害了全星公司涉案注册商标专用权，应当承担相应的法律责任。

四、被告应当承担的法律责任
福源诺诚公司未经许可在相同商品上使用与全星公司涉案商标相近似的标识，侵害了全星公司的商标权，应当承担停止侵权、赔偿经济损失的侵权责任。被告未出庭，未提交证据证明其已实际停止涉案商品的销售，法院对于原告要求被告停止侵权的主张予以支持。

关于消除影响的民事责任，法院认为注册商标专用权是一种财产价值的权利，且全星公司亦未提交证据证明涉案侵权行为给其商标声誉造成了损害，故法院对全星公司的该项主张不予支持。

关于赔偿经济损失的诉讼请求，《中华人民共和国商标法》第六十三条规定，侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定。对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予三百万元以下的赔偿。

根据上述规定，本案原告未充分举证证明其因被侵权所受到的实际损失，虽然原告公证保全的公证书中包含被告天猫网站中的部分销售数字，但该销售量的具体期间不明，被告的获利亦无法计算。在此情况下，法院综合考虑如下因素对赔偿数额进行酌定：

第一，原告提交的证据可以证明原告的涉案商标经使用具有较高的知名度；

第二，被告的网站宣传中体现其明显的攀附他人商品知名度及商誉的主观意图，其主观上恶意造成消费者混淆的故意明显；

第三，被告使用的侵权标识与原告的涉案商标近似度较高，使消费者产生混淆或者误认的可能性极大；

第四，原告未举证证明被告的销售期间，无法确认侵权行为的持续时间，且从原告的公证保全证据来看，被告的销售量并未达到巨大的程度。

因此法院综合考虑上述因素后，酌定被告向原告赔偿30万元经济损失，不再全额支持原告的诉讼请求。对于原告为制止侵权行为所支付的合理开支，包括公证费、律师费、购买侵权产品费用、检索费、翻译费、购买图书费用共计98430.4元，上述费用均有相关证据支持，法院全额支持原告关于上述费用的主张。

作者单位：北京海淀法院中关村法庭